Деякі аспекти охорони прав на знаки для товарів та послуг в ЄС

Деякі аспекти охорони прав на знаки для товарів та послуг в ЄС
та законодавство України у цій сфері

Начальник відділення
нормативно-правового
забезпечення “Укрпатента”
Кожарська І.Ю.

В Україні питання охорони інтелектуальної власності, до яких відноситься такий об‘єкт як знак для товарів та послуг, з кожним роком набувають все більшої значимості. Глобалізація та лібералізація світової економіки призводить до взаємозалежності країн світу та посилює інтеграційні процеси.

Ключову роль у пристосуванні до нового економічного середовища відіграє охорона прав на об’єкти інтелектуальної, в тому числі промислової власності, яка є необхідним інструментом досягнення суспільством високого культурного розвитку, прискорення науково-технічного прогресу та забезпечення конкурентоздатності галузей економіки, окремих виробництв та товарів.

Головною метою інтеграції України до ЄС та входження до європейського економічного простору є розгортання взаємовигідного співробітництва, сприяння економічному розвитку та забезпеченню економічної безпеки України, відкриття можливості для України зайняти відповідне місце у світовому розподілі праці, і таким чином, створення умов для процвітання країни та підвищення добробуту українського народу.

Для досягнення цієї мети Україна, як й інші країни, що мають наміри приєднатись до ЄС, повинна забезпечити виконання дуже жорстких вимог, закріплених в офіційних документах ЄС, які умовно можна поділити на дві основні групи:
по-перше, країни, що мають намір стати повноправними членами ЄС повинні мати дієздатну ринкову економіку, бути спроможними витримувати конкуренцію, брати повноцінну участь у ринкових перетвореннях у рамках спільного ринку ЄС;
по-друге, ці країни мають дотримуватись правил та регулюючих принципів, встановлених в рамках ЄС.

Знак для товарів і послуг (торговельна марка) - об‘єкт промислової власності, що з давніх часів увійшов в повсякденне життя кожної людини, яка бере участь у процесі купівлі-продажу, можна розглядати як невід‘ємний елемент ринкових відносин та здорової конкуренції. Виконуючи функцію індивідуалізації товарів та послуг суб’єктів підприємницької діяльності, гарантуючи якість цих товарів і послуг, торговельні марки мають велике економічне значення для їх власників і стали одним із найбіль? цінних об‘єктів виключних плав.

З метою забезпечення вільного обігу товарів і свободи надання послуг та вільної конкуренції в межах спільного ринку перед Європейським співтовариством постала необхідність гармонізації національних законодавств в рамках Європейського Союзу, зокрема законодавства у сфері охорони прав на об‘єкти промислової власності. Оскільки торговельні марки є найбільш впливовим елементом функціонування спільного ринку, відповідно до статті 100а Угоди про заснування європейського економічного співтовариства (The Treaty Establishing The European Economic Community) була розроблена і діє з 1989 року Директива ЄЕС № 89/104 по гармонізації національних законодавств про товарні знаки (далі - Директива).

Директива не потребує встановлення однакових процедур реєстрації торговельних марок, визнання їх недійсними в адміністративному та судовому порядках, але вимагає однакових в усіх державах-учасницях ЄС умов надання прав і продовження їх дії. Основні положення цього документу були розроблені на основі закону Бенілюксу про охорону прав на торговельні марки і відображала практику розгляду спорів щодо торговельних марок в судах, які в основу своїх рішень покладали асоціативність знаків і можливість введення в оману споживачів щодо виробників товарів і/або послуг, щодо яких застосовуються знаки. Відповідно до Директиви нові законодавства держав-учасниць ЄС мали бути введені в дію до кінця 1992 року. Але не всі держави змінили своє законодавство до встановленого терміну.

Здебільшого зміни у законодавствах держав-учасниць ЄС пройшли у 1994 році. Наприклад, у Великобританії новий закон було введено в дію в листопаді 1994 року, у Німеччині - у жовтні 1994 року. Франція прийняла закон у січні 1991 року. Цей закон увійшов до Кодексу інтелектуальної власності Франції (стаття L.711-1). В червні місяці 2002 року набере чинності новий Закон Іспанії по охороні торговельних марок, який прийнято у грудні 2001 року.

В Директиві (стаття 2) визначено, що товарний знак може бути представлений будь-яким позначенням, яке може бути виконано графічно, «особливо слова, включаючи особисті імена, малюнки, літери, цифри, форму товарів або їх упаковку». Умовою охорони таких позначень в якості знаків є їх здатність відрізняти товари або послуги одного виробника від однорідних товарів і/ або послуг іншого виробника. Наведений перелік не є вичерпним. Основним є те, що позначення, яке реєструється в якості торговельної марки, має бути представлено графічно і візуально сприйматись споживачами.

Таке формулювання відповідає визначенню частини 1 статті 15 розділу ІІ Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), прийнятої Світовою Організацією торгівлі.

Закон Німеччини «Про реформу законодавства про торговельні марки» (25 жовтня 1994 року) визначає, що «в якості торговельної марки можуть охоронятись всі позначення, зокрема, слова, включаючи особисті імена, малюнки, літери, числа, акустичні сигнали, трьох вимірові зображення, включаючи форму товару або його упаковку, а також інші властивості зовнішнього вигляду, включаючи колір або поєднання кольорів, що можуть відрізняти товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства» (частина 1 параграфу 3 розділу 1 частини 2 Закону «Про реформу законодавства про торговельні марки»).

Французьке законодавство однією з умов охорони позначення як торговельної марки встановлює можливість до «графічного відтворення». З точки зору подальшого застосування права на торговельну марку і повідомлення суспільства про виникнення такого права (публікування відомостей про обсяг прав, що надаються), такий підхід здається виправданий. Але можливість тільки візуального сприйняття торговельної марки дещо звужує обсяг правової охорони на знак. Французький закон визначає три категорії позначень, що можуть бути зареєстровані в якості знаків. Це - найменування, звукові позначення і зображувальні позначення, форми та колір. Під найменуваннями розуміється позначення, яке може бути написане, прочитане і почуте. Звукові позначення визначаються як звуки та музичні фрази. Звуки визначаються як шуми будь-якого походження і не можуть бути виражені нотами (наприклад, такими звуками можуть бути ричання лева для відомого кінематографічного підприємства, шум води, що ллється, тощо). Труднощі виникають в графічному відтворенні таких позначень. Шум може бути відтворено у вигляді характеристик, представлених кривими та числами. Але таке графічне відтворення не зрозуміле для більшості громадськості. Вихід можливо знайти у описовому представленні шуму. Що стосується музичних фраз, то з їх графічним представленням труднощів не виникає. Музичні фрази можуть бути представлені графічно нотами. Зображувальні позначення французьким законодавством визначаються як малюнки, етикетки, печатки, клема, рельєфи, голограми, логотипи, синтетичні зображення; форми, зокрема, форми товарів або їх упаковки, або форму, що характеризують послугу; розташування, комбінація або поєднання кольорів та їх відтінки.

Схожий підхід до визначення торговельної марки обрала Великобританія: «в якості знака розглядаються всі позначення, що можуть бути представлені графічно і мають можливість відрізняти товари або послуги одного підприємства від таких же інших підприємств» (параграф 1 частини першої Закону 1994 року щодо знаків). В новому Законі Іспанії поняття знаку не відрізняється від запропонованого Директивою.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (далі - Закон) визначає об‘єктом знака «словесні, зображувальні, об‘ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів» (частина 2 статті 5 Закону). На перший погляд, формулювання українського законодавства повністю охоплюють позначення, визначені Директивою, які можуть бути торговельною маркою. Але, як свідчать висновки експертів наведений в українському законодавстві перелік позначень, що може бути знаком для товарів та послуг, не охоплює усіх можливих позначень, прийнятих світовою спільнотою для реєстрації їх в якості знака. Доцільно у визначенні знака вказати на можливість його графічного відтворення. Це надасть можливість більш чітко встановити коло позначень, які можуть бути зареєстровані в якості знака для товарів та послуг.

Директива встановлює абсолютні підстави для відмови у реєстрації торговельної марки. Не може бути надана правова охорона позначенню, якщо воно:

  • не може бути знаком (не може бути представлено у графічному вигляді);
  • не має розрізняльної здатності, складається лише з позначень, що використовуються в торгівлі для зазначення виду, якості, кількості, призначення, географічного походження або часу виготовлен- ня товарів або надання послуги або інших характеристик товарів;
  • є загальновживаним символом;
  • складається лише з форми, обумовленої характером самих товарів, або форми товарів, необхідної для отримання технічного результату, або форми яка надає значної цінності товару;
  • суперечить державній політиці та прийнятим принципам моралі;
  • вводить в оману споживача, щодо характеру, якості або географічного походження товарів або послуг;
  • застосування цього позначення може бути заборонено відповідно до положень іншого закону;
  • є релігійним символом, або містить знак високого символічного значення;
  • заявка на реєстрацію знака було подано заявником недобросовісно.

В українському законодавстві не всі зазначенні підстави для відмови знайшли своє втілення. Наприклад, стаття 6 Закону не містить такої підстави для відмови в наданні правової охорони знакам, що тотожні або схожі настільки, що їх можна сплутати, із релігійними символами або іншими знаками, що можуть розглядатись як знак високого символічного значення. Практика реєстрації знаків для товарів та послуг вказує також на необхідність законодавчо визначити, що не можуть бути зареєстровані позначення, що ідентичні назвам фармакологічних продуктів, виключні права на які, за визначенням Міжнародної організації здоров‘я (МОЗ) не можуть належати окремій особі.

Важливим положенням Директиви є те, що при реєстрації торговельної марки або при визнанні реєстрації недійсною необхідно брати до уваги те, що до дати подання заявки або в період дії реєстрації «він набув розрізняльного характеру» (частина 3 статті 3 Директиви). Тобто при реєстрації знака заявником можуть бути представлені докази щодо набуття розрізняльної здатності знака, і вони мають розглядатись і оцінюватись або експертизою, або Апеляційним органом.

Як свідчить практика реєстрації знаків для товарів та послуг в Україні, наявність такої норми у чинному законодавстві України не тільки доцільна а і необхідна.

Стаття 4 Директиви встановлює додаткові підстави для відмови від реєстрації знаків, які стосуються наявності пріоритетних прав. Знак не може бути зареєстрований, або, якщо він зареєстрований, то реєстрація має бути визнана недійсною, якщо знак ідентичний «старшому знаку» і товари та послуги, щодо яких будуть використовуватись такі знаки також тотожні. Вважається, що реєстрація не може бути здійснена у випадку схожості знака з вже зареєстрованим, або заявленим на реєстрацію знаком настільки, що їх можна сплутати. При цьому товари і послуги, щодо яких використовується знак тотожні або подібні і існує можливість введення в оману споживача у зв‘язку з наявністю асоціації із знаком, що має більш ранній пріоритет. Наявність терміну «асоціація» призводить до розширення прав власників раніше зареєстрованих знаків і досить важко доводити наявність, або відсутність такої асоціації при розгляді спорів щодо ведення в оману споживачів.

Директива (частина 5 статті 4) встановлює можливість для країн-членів ЄС передбачати в національних законодавствах надання згоди власника попереднього знака або іншого попереднього права на реєстрацію схожого знака.

Абзац 5 частини 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлює, що не можуть бути зареєстровані позначення, які «є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу». В абзаці 2 частини 4 статті 16 встановлено, що «передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу». Необхідно зазначити, що українське законодавство не має ще достатньої практики щодо застосування цієї норми. Постають питання, який орган, за якими фактами може визнати, що реєстрація або передача права буде вводити в оману. Чи може це бути одноосібне визначення посадової особи, чи факт введення в оману або можливості такого введення має бути доведено, наприклад, в суді. При цьому мають оцінюватись надані сторонами такого розгляду докази. Як свідчить міжнародний досвід, факт введення в оману споживача або можливість такого введення відносно товару або особи, яка його виробляє, встановлюється тільки у судовому порядку за позовом особи, яка може довести такий факт..

Стаття 5 (2) Директиви надає власникам добре відомих знаків право забороняти третім особам використання схожих до ступеню змішування знаків для маркування навіть неоднорідних товарів. Такий підхід повністю узгоджується з положеннями Угоди ТРІПС. В статті 16(2) і 16(3) Угоди ТРІПС встановлюється, що при визначенні знака добре відомим необхідно брати до уваги відомість такого знака для відповідного сектора споживачів, включаючи відомість його, що є наслідком його реклами. Крім того, ТРІПС визначає необхідність поширення охорони добре відомих знаків для неконкуруючих товарів.

Закон Німеччини «Про реформу законодавства про торговельні марки» встановлює, що правова охорона на торговельну марку виникає в разі добре відомості знака відповідно до змісту статті 6 bis Паризької конвенції по охороні промислової власності (пункт 3 параграфа 4 розділу 1 частини 2 ) і що не можуть бути зареєстровані торговельні марки, якщо вони тотожні або схожі із добре відомим знаком (пункт 1 параграфа 10 розділу 2 частини 2). При цьому можливість надання та розгляду доказів щодо відомості знака передбачена під час розгляду заперечень зацікавлених осіб проти реєстрації знаків, що передбачена процедурою реєстрації знаків у Відомстві, так і після реєстрації знаків - у судовому порядку.

Закон Великобританії 1994 року розглядає статус добре відомого знака в якості відносної підстави для відмови у наданні правової охорони і визначає їх як «попередній знак» тобто знак, що має більш ранні права. Статтею 10 (3) Закону Великобританії 1994 року власнику добре відомого знаку надається право подавати позов проти реєстрації ідентичного знака на ім‘я третьої особи для неоднорідних товарів, припиняючи тим самим можливість «ослаблення», «розмивання» добре відомого знака.

В статті 16 Кодексу інтелектуальної власності Франції є вказівка як на добре відомі знаки так і на знамениті. Добре відомі знаки - це знаки, що відомі більшій частині ділових кіл, що пов‘язані з виробництвом і торгівлею товарів, маркованих таким знаком. Знамениті знаки - це знаки, що відомі значній більшості споживачів як у Франції так і за її межами. Такі знаки мають самостійну цінність, незалежно від того відносно яких товарів вони використовуються.

Рішення щодо добре відомості або знаменитості знака може бути винесено тільки після судового розгляду, в процесі якого розглядаються всі доводи сторін і встановлюється схожість або ідентичність позначень сторін, що сперечаються. Статус добре відомого знака визначається на дату розгляду спору. Такий підхід грунтується на тому, що придбана відомість знака може з часом зникнути.

Прийнятий у жовтні 2000 року Закон Республіки Литва, однієї з країн, що в найближчий час має наміри приєднатись до ЄС, в частині 3 статті 7 визначає, що не можуть бути зареєстроване позначення, якщо воно «ідентичне із знаком, визнаного добре відомим у порядку, визначеному статтею 9 цього Закону, власник якого є іншою особою, і якщо через його подібність до цього знака він може ввести споживачів в оману». Стаття 9 Закону дає визначення добре відомого знака: «Знак може бути визнаний добре відомим у Республіці Литва, якщо в результаті його використання або рекламування виявляється, що він є добре відомим для певних кіл громадськості». При цьому, у частині 3 статті 9 зазначено, що знак у Республіці Литва визнається добре відомим відповідно до судової процедури, при цьому повноваження щодо визнання знака добре відомим надано Вільнюському окружному суду.

Аналіз законодавства країн ЄС свідчить, що ці країни не передбачають окремої процедури надання знаку статусу добре відомого. На цей час є декілька країн, в яких передбачена спеціальна процедура визнання знака добре відомим. Зокрема, це Російська Федерація і Китай. Законодавства Китаю передбачає надання власнику добре відомого знака відповідного сертифікату, унесення відомостей про цей знак у національний реєстр добре відомих знаків та публікацію знака. Статус добре відомого знака надається за результатами розгляду відповідної заявки власників, які вважають, що їх знак набув відповідної репутації. Порядок подання заявки і всі дії по відношенню до неї регулюються спеціальною інструкцією, яка набрала чинності 14.08.1996 року. За подання заявки сплачується мито у розмірі 640 дол. США. Компетентним органом, що визначає знак добре відомим визначено Відомство. Відповідно до інструкції (стаття 6) знак визначається добре відомим серед відповідного кола споживачів. Статус добре відомого надається знаку на три роки.

Питання охорони в Україні добре відомих знаків залишається одним із актуальних. В Законі України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” лише в абзаці2 частини 3 статті 6 є непряма вказівка на добре відомі знаки: “Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: ...знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна” (мається на увазі ст.6 bis Паризької конвенції і знаки зареєстровані у відповідності до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколу щодо неї ). Для забезпечення дієвої охорони добре відомих знаків цієї вказівки замало. Необхідно до чинного Закону внести положення про те, що право на знак виникає на підставі його державної реєстрації та на підставі добре відомості знака відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції. При цьому необхідно визначити, що відомість знака має встановлюватись по відношенню до певних кіл споживачів. Доцільно передбачити можливість розгляду доказів заявника щодо добре відомості знака в процесі проведення експертизи, при розгляді заперечень проти рішення про відмову у реєстрації знака в Апеляційній палаті. В судовому порядку можуть розглядатись спори щодо визнання недійсною реєстрації на підставі наявності добре відомого знака, припинення використання схожих знаків із знаком, що на думку його власника є добре відомим. При розгляді таких спорів важливо встановити той мінімальний перелік факторів, що можуть впливати на визначення знака добре відомим. Без сумніву, при встановленні переліку факторів за основу має бути взята Спільна резолюція про положення щодо охорони добре відомих знаків, яка схвалена Генеральною Асамблеєю ВОІВ і Асамблеєю Паризького союзу у вересні 1999 року. Але у зв’язку з тим, що при доведенні факту добре відомості знака, беруться до уваги всі, зазначені в Спільній резолюції, фактори, або один із низ, або будь-який інший, що свідчить про відомість знака у певному колі споживачів, доцільно розробити методичні рекомендації. Такі рекомендації мають давати можливий перелік відомостей (але не вичерпний), що нададуть можливість особам, які вважають, що їх знак набув в Україні статусу добре відомого, доводити цей факт. Важливо встановити законодавчо також можливість визнання недійсною реєстрацію знака в будь-який час, якщо така реєстрація була здійснена недобросовісно. При цьому, для висунення вимоги про визнання недійсною реєстрації знака, який є тотожним або схожим, настільки, що його можна сплутати із знаком особи, яка вважає, що її знак набув статусу добре відомого, можливо лише протягом п’яти років від дати реєстрації знака в Україні ( частина 3 статті 6 bis Паризької конвенції).

Важливим, з точки зору його практичного застосування, є положення Директиви щодо «вичерпання прав» на знак. Частиною 1 статті 7 Директиви встановлено, що «товарний знак не повинен надавати власникові права забороняти його застосування в зв‘язку з товарами, які було випущено на ринок у товаристві під цим знаком власником або за його згодою». При цьому положення цієї частини не можуть бути застосовані, якщо існують правомірні підстави для заперечення власником подальшої комерціалізації товарів, особливо у разу, якщо стан товарів змінюється або погіршується після випуску їх на ринок.

Національні законодавства, зокрема, Закон Німеччини більш детально розкриває це положення. Власник знака або комерційного найменування не має права заборонити третій особі використовувати знак або фірмове найменування для товарів, що під цим знаком або комерційним найменуванням власником або за його згодою були введені в обіг у межах держави, або в одній із країн учасниць європейського співтовариства або і іншій країні учасниці угоди про європейський економічний простір. Аналогічна норма існує і в Законі Республіки Литва (стаття 40 Закону).

Необхідно зазначити, що актуальним залишається питання недобросовісного подання заявок на реєстрацію знаків агентами або представниками власників знаків. Наприклад, є випадки, коли національний представник, який на підставі дистриб‘юторського договору веде діяльність по розповсюдженню продукції, виробленої іноземним виробником, без дозволу власника знака реєструє цей знак на своє ім‘я, використовуючи його для маркування продукції, яка не має ніякого відношення до іноземного виробника. У відповідності до закону Німеччини реєстрація таких знаків має бути визнана недійсною, а власнику знака має бути сплачено збитки, якщо є докази комерційного використання таких знаків.

З огляду на проведений аналіз законодавства країн, що є членами Європейського Союзу, можна зробити висновок, що процедура надання прав на знаки передбачає обов‘язкову публікацію відомостей про подані на реєстрацію позначення до реєстрації їх в реєстрі або одразу після реєстрації. При цьому відомства проводить експертизу заявки на відповідність формальним вимогам і розглядають позначення з урахуванням абсолютних підстав для відмови у наданні правової охорони. Після публікації відомостей про позначення, що заявляється на реєстрацію, передбачається термін для надання заперечень третіх осіб проти реєстрації. Відомства приймають остаточне рішення про реєстрацію позначення з урахуванням поданих заперечень. Така процедура реєстрації дозволяє враховувати пріоритетні ( “старші”, “ранні”) права третіх осіб тим самим уникнути значної кількості спорів, що можуть виникнути після реєстрації знака. Подібна процедура передбачена і по відношення до знака Співтовариства у Відомстві по гармонізації внутрішнього ринку (ОНІМ). Новій законі Іспанії (грудень 2001) визначена

Досить довгий час фахівці у сфері інтелектуальної власності обговорюють доцільність введенні в Україні подібної процедури надання прав на знаки. Якщо передбачити процедуру розгляду заявки, яка буде включати формальну експертизу, експертизу позначення з урахуванням абсолютних підстав для відмови, публікацію відомостей про заявку в офіційному бюлетені, можливість надання заперечень третіх осіб щодо наявності пріоритетних прав, експертиза позначення з урахуванням заперечень третіх осіб та аргументації заявника у відповідь на заперечення, прийняття рішення і реєстрація знака. Запровадження подібної процедури експертизи сприяли би можливості скоротити процедуру розгляду заявок до 12 – 13 місяців та більш виважено приймати рішення щодо реєстрації знака з урахуванням всіх можливих обставин щодо реєстрації знака.

Джерела інформації

  1. Директива ЄЕС № 89/104 по гармонізації національних законодавств про товарні знаки, Офіційний бюлетень №L040 11.02.89 
  2. Закон Німеччини «Про реформу законодавства про торговельні марки» (25 жовтня 1994 року) 
  3. Поль Матели.Новое французское законодательство по товарным знакам. –Душанбе, 1998.
  4. В.М.Мельников. Товарные знаки за рубежом на финише ХХ века. – М.:шНшЦ Роспатента, 2001.
  5. New Spanish Trademark Law (www.elzaburu.es)
  6. Сполучене Королівство, Trade Marks Act 1994 року (CD-IPLEX WIPO)
  7. Республіка Литва “Law on Trade Marks and Service Marks.2000 (CD-IPLEX WIPO)

<<Назад

G Analytics
сайт создан компанией