Деякі практичні питання щодо визначення знака добре відомим в Україні

Деякі практичні питання щодо визначення знака добре відомим в Україні

Кожарська І.Ю.
Заступник директора ДП „Укрпатент”

Останні роки характеризуються стрімким зростанням промисловості, розширенням торгівельних відносин і економічного співробітництва між державами. Всі ці процеси неможливі без торговельних марок – одного із найважливішого інструментів ведення господарської діяльності. На цей час в світі зареєстровано більше 30 мільйонів торговельних марок і їх число збільшується кожний рік приблизно на 1 мільйон. Роль торговельної марки, яка має високу репутацію, важко переоцінити: вона надає можливість виокремити товари та послуги у морі споріднених, слугує показником їх якості, заохочує споживачів придбати такі товари або скористатись послугами. У більшості випадків саме вдало вибрана торговельна марка стає гарантом успіху тієї чи іншої компанії на ринку. Часто торговельна марка, яка добре зарекомендувала себе на ринку для конкретних товарів чи послуг, з часом стає гарантом успіху нової продукції того ж виробника. Засоби масової інформації, реклама, хочемо ми того чи ні, знайомлять нас з різними торговельними марками, які у нашій свідомості поєднуються з чітким уявленням про виробника, його товари та про якість цих товарів. Різноманітний, різнобарвний світ торговельних марок навколо нас складається із марок, які знають споживачі і довіряють якості товарів і послуг, для яких використовуються ці марки:

• в багатьох країнах більшістю споживачів незалежно від знання товару або послуги;
• на визначеній території більшістю споживачів незалежно від знання товару або послуги;
• на визначеній території споживачами тільки певного (доречного для цього товару або послуги) кола суспільства;
• тільки певного (доречного для цього товару або послуги) кола споживачів в різних країнах.

Необхідно зазначити, що із розповсюдженням глобальної мережі Інтернет “знання” щодо конкретної торгівельної марки може не мати кордонів.

Частиною 2 статті 495 Цивільного кодексу України встановлено, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” (в редакції Закону України від 22 травня 2003 року) (далі - Закон) охорона прав на добре відомий знак в Україні здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції. Знак може бути визнано добре відомим в Україні як в судовому порядку, так і в адміністративному порядку, а саме Апеляційною палатою – колегіальним органом Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України) ( стаття 25 Закону). Апеляційна палата визнає знак добре відомим в порядку встановленим МОН України. Що стосується рішення Апеляційної палати щодо визнання знака добре відомим в Україні, то воно може бути оскаржено в судовому порядку.

Законом встановлені фактори, які можуть братись до уваги при визнанні знака добре відомим в Україні. Відповідно до Закону можуть розглядатись, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

• ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;
• тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;
• тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;
• тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;
• свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;
• цінність, що асоціюється зі знаком.

Перелік цих факторів не є вичерпним і повністю відповідає переліку факторів, визначених Спільною рекомендацією щодо положень стосовно добре відомих знаків, яка прийнята Асамблеєю Паризького Союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю ВОІВ у вересні 1999 року (далі - Спільна рекомендація).

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому охорона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв’язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням (пункт 4 статті 25 Закону).

З огляду на зазначене охорона прав на добре відому торговельну марку в Україні здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції та з урахуванням статті 16 Угоди ТРІПС та положень Спільної рекомендації.

Незважаючи на те, що чинне законодавство України не дає визначення добре відомої торговельної марки, зміст статусу такої марки зрозумілий із встановлених Законом факторів, які у кожному конкретному випадку є доречними при визначенні тієї чи іншої марки добре відомою в Україні у відповідному колі суспільства. Українське законодавство не виділяє в спеціальну категорію «знамениті» торговельні марки. Такий підхід заслуговує на увагу, з огляду на те, що будь-яка «знаменита» марка, завжди буде добре відомою.

Виходячи із змісту статті 6 bis Паризької конвенції, статті 16 Угоди ТРІПС та ураховуючи положення Спільної рекомендації, а також міжнародну практику добре відома торговельна марка знак означає:

• торговельну марку, що охороняється в Україні на підставі державної реєстрації, або
• торговельна марка, що охороняється на підставі міжнародної реєстрації, що діє в Україні відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків і Протоколу до неї , учасницею яких є Україна, або
• позначення, що фактично використовується як торговельна марка, але не має правової охорони в Україні,
• яка (яке), внаслідок використання набули в Україні широку відомість серед визначеного кола споживачів щодо товарів і / або послуг, які виробляються і/або надаються певною особою.

Особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою в Україні, відповідно до частини 3 пункту 3 статті 6 Закону України та пункту 1 статті 6bis Паризької надає належить право:

• заперечувати проти реєстрації в якості знака позначення іншої особи, яке є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим знаком;
• звертатися до суду з позовом про визнанання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг та міжнародної реєстрації на знак, що належить іншій особі, відповідно до статті 19 Закону України;
• забороняти іншій особі використовувати торговельну марку чи інше позначення, що застосовуєть- ся для вирізнення товарі та/або послуг, що виробляються (надаються) однією особою, від товарів та послуг, що виробляються (надаються) іншою особою, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з добре відомимою маркою щодо однорідних товарів і / або послуг.

Аналіз міжнародної практики щодо охорони добре відомих торговельних марок дає можливістьзробити висновок, що умовою для здійснення цього права є те, що дата, на яку торговельну марку визнано добре відомою в Україні є більш ранньою ніж:

• дата пріоритету позначення, заявленого на реєстрацію в якості торговельної марки іншою особою,
• дата пріоритету зареєстрованої торговельної марки, що належить іншій особі;
• дата початку використання торговельної марки чи іншого позначення, що належить іншій особі та використовується як торговельна марка.

З метою визначення однієї із зазначених дат, особа, яка вважає, що її торговельна марка або позначення, що фактично використовується як торговельна марка, але не має правової охорони в Україні, є добре відомою (добре відомим) в Україні, має вказати дату, з якої торговельна марка (позначення) є добре відомою.

Як вже було зазначено, важливою обставиною для визнання торговельної марки або незареєстрованного позначення добре відомим є визначення відповідно сектора суспільства, для якого торговельна марка або позначення, що фактично використовується як торговельна марка, але не має правової охорони в Україні, стала (стало) відомою (відомим), іншими словами, визначення доречного кола споживачів, які знають і використовують товар і/або, маркований цими торговельними марками або позначеннями, або просто знають їх, незалежно від того, чи використовують товар і/або послугу.

В залежності від фактичних обставин, таке коло споживачів може зокрема розглядатись як:

• фактичні і/або потенційні споживачі товарів і/або послуг того виду, щодо яких застосовується торговельна марка або позначення; і/або
• особи, які беруть участь у забезпеченні каналів розповсюдження товарів і/ або послуг, щодо яких застосовується торговельна марка або позначення; і/ або
• особи, які в своїй діловій практиці використовують або можуть використовувати товари і/або послуги, щодо яких використовується торговельна марка або позначення, і можуть включати, зокрем, імпортерів, розповсюджувачів оптових партій товарів, власників ліцензій, які зацікавлені або готові в своїй діловій практиці використовувати товари і/або користуватись послугами, щодо яких застосовується торговельна марка або позначення.

Апеляційна палата визнає знак добре відомим на основі Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2005 за № 471/10751.

Фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака стосовно товарів і/або послуг, щодо яких він використовується, на вказану в заяві дату повинні бути представлені відомостями, що містяться у відповідних документах.

Використання або будь-яке просування знака може підтверджуватися відомостями про:

• види маркування товарів і/або застосування знака при наданні послуг;
• експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема міжнародних і/або національних. При цьому можуть надаватись відомості про кількість відвідувачів виставки, ярмарки, площі виставочних павільйонів тощо;
• використання знака в рекламі;
• комерційне використання знака в мережі Інтернет;
• заходи щодо просування знака.

Інтенсивність використання знака на території України може підтверджуватися відомостями про:

• обсяг реалізації товарів і/або послуг, відносно яких застосовується знак;
• перелік регіонів України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалась реалізація таких товарів і/або послуг;
• середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, указану в заяві;
• коло споживачів та їх специфіку залежно від характеру товарів і/або послуг;
• положення виробника на ринку у відповідному секторі економіки;
• обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується знак;
• цінність (вартість) знака згідно з даними річних фінансових звітів (при цьому методика оцінки знака визначається його власником).

Для підтвердження обсягів реалізації товарів і/або послуг можуть бути надані відомості про наявність фірмових магазинів у найбільших населених пунктах України, відомість про їхню діяльність, дилерських мереж, охоплення цими мережами регіонів України та інше.

Важливе значення для визначення добре відомості торговельної марки (позначення) має також і тривалість її інтенсивного використання в Україні. Для підтвердження наявності цього фактору можуть бути надані документи, що свідчать про тривалість такого використання з динамікою по рокам. Добре, якщо показники мають стабільну тенденцію до зростання. Є приклади, коли заявники надають відомості про тривалість використання, а показники, що підтверджують інтенсивність використання мають тенденцію до зниження. В такому випадку робити висновок про добре відомість знака на визначену дату важко.

В обсяги реклами, що підлягають оцінці, входить будь-яка діяльність по рекламуванню (просуванню) товарів і/або послуг, зокрема реклама в пунктах продажу товару, засобах масової інформації, а також здійснювана прямим поштовим розсиланням, вулична реклама, реклама в місцях проведення масових заходів (виставок, показів, спортивних змагань). До непрямої реклами відноситься спонсорство, а також посилання на торговельну марку у літературних джерелах, в кінофільмах, теле- та радіо- передачах та інше. Можна відзначити також і усну рекламу, коли інформація про маркований товар передається усно колу знайомих, але фактичні дані про таку рекламу важко отримати. При цьому можуть надаватись дані про рейтинг теле- радіо- станцій, про ефірне покриття, тобто будь-які дані, що можуть свідчити про поширення у ефірному просторі відомостей про торговельну марку (позначення).

Необхідно зазначити, для аналізу рекламних заходів на предмет їх впливу на відомість знаку можна рекомендувати Заявнику:

• бажано, щоб інформація щодо рекламної активності марки містила назву телеканалу, на якому розміщувалась реклама, із зазначенням розміру і характеру аудиторії телеканалу, його географічної розповсюдженості та часу розповсюдження рекламної інформації із зазначенням проценту роликів, що вийшли в ефір в прайм-тайм.
• в якості доказів того, що реклама досягла своєї цільової аудиторії можна запропонувати надати результати опитування споживачів проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень на предмет знання реклами. В додатку надані відомості про такі дослідницькі організації.
• відомості про витрати на рекламування варто супроводжувати аналізом витрат на рекламу Заявника у порівнянні з іншими марками тієї ж категорії товарів, важливим показником ефективності рекламної кампанії буде співвідношення рівня витрат на рекламування з рівнем збільшення збуту.

В якості документу, що засвідчує факт розміщення рекламної кампанії колегія Апеляційної палати може розглядати ефірну довідку. Ефірна довідка повинна містити інформацію про замовника реклами, посилання на договір, найменування та хронометраж ролика, на якому телеканалі відбулася трансляція, дата, час, позиція рекламного блока або номер ролика в блоці з загальної кількості роликів у блоці. Ефірна довідка може містити рейтинг та GRP, але це вже є елементами аналізу рекламної кампанії. Ефірна довідка має бути завірена круглою печаткою телеканалу або медіа-баїнгового агентства та підписом керівника.

Ефірні довідки, які підтверджують факт виходу рекламних матеріалів у ЗМІ, можна супроводжувати аналізом медіа-показників рекламної кампанії.

Тривалість використання знака може підтверджуватися відомостями про дату початку використання знака та про безперервність його використання.

Відомість знака в певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості знака в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень.

Опитуванням має бути охоплено принаймні шість населених пунктів різних географічних регіонів України з кількістю населення не менше 500 тис. При цьому переважним є опитування в таких містах як Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк, Севастополь. Інші населені пункти визначаються, виходячи з характеру діяльності власника знака з виробництва товарів і/або надання послуг.

Кількість опитуваних повинна відповідати цілям об'єктивності опитування, у зв'язку з чим їх максимальна кількість не обмежується, а мінімальна має бути не менше 500 опитуваних у будь-яких двох населених пунктах і не менше 125 - у кожному іншому населеному пункті.

Опитування стосовно доброї відомості знака повинно бути репрезентативним для населення всієї України та проводитися з урахуванням "цільової аудиторії".

Опитування стосовно доброї відомості знака, що використовується для продукції виробничо-технічного призначення, має проводитися серед фахівців, які є споживачами продукції даного виду і належать до виробничих, торгових та інших ділових кіл.

Опитування стосовно доброї відомості знака, призначеного для товарів народного споживання, має проводитися серед так званих середніх споживачів за ознаками віку, статі, освіти, соціального та матеріального стану, а також серед фахівців відповідних галузей промисловості, торгівлі.

Результати опитування певного кола респондентів - споживачів і фахівців мають дати відповіді на такі принаймні питання:

• чи відомий їм знак;
• для яких товарів і/або послуг застосовується знак;
• яка саме особа, на їх думку, є власником знака або виробником товарів, маркованих знаком, і/або надавачем послуг, для яких знак застосовується;
• з якого часу їм відомий знак;
• що для них є джерелом інформації про знак.

Якщо знак зареєстровано в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про кількість таких реєстрацій та строки їх дії.

Якщо знак уже визнаний добре відомим в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про рішення щодо цього факту, прийняті компетентними органами цих країн.

Якщо знак використовується в інших державах, зокрема в тих, що мають давні економічні і торговельні зв'язки з Україною, то заявником можуть бути надані відомості про факт такого використання.

Заявником можуть бути надані також й інші відомості, які, на його думку, свідчать про добру відомість його знака в Україні стосовно товарів і/або послуг, що ним виробляються і/або надаються.

Певні фактичні дані, якщо вони є доречними, можуть надаватися заявником на підтвердження одразу декількох факторів, що свідчать про добру відомість знака в Україні.

Основний акцент має бути зроблено саме на фактичні дані, які підтверджені документально.

Комерційна цінність торговельної марки є також важливим фактором, який впливає на прийняття рішення про її добре відомість.

Необхідно зазначити, що комерційна цінність торговельної марки прямо залежить від її рейтингу в тій чи іншій держав і включає рейтинг маркованого нею товару серед таких же або подібних товарів інших виробників. Найбільш об’єктивно комерційна цінність встановлюється з урахуванням обсягів продажу і витрат на рекламу.

На цей час існують різні методики визначення вартості торговельної марки і організації, які спеціалізуються на такій оцінці. Ці методики досить об’єктивні, оскільки вартість знака в багатьох країнах є самостійною позицією в балансі підприємства. Наприклад, відомий журнал “Business Week» обрав для визначення 100 найбільш впливових (цінних) торговельних марок метод Інтербренду. Відповідно до цього методу вартість торговельної марки визначається так само, як аналітики оцінюють інші активи: базуючись на тому, скільки вони можуть заробити у майбутньому. Ці заплановані прибутки потім знижуються до суми реальної вартості, яка залежить від того, наскільки ризикованими є заплановані прибутки – можуть прибутки отримані взагалі7. По-перше , визначається загальний обсяг операцій під торговельною маркою. Потім, за допомогою аналітиків, розраховується передбачуваний обсяг чистих прибутків від торговельної марки. Після цього вираховується витрати на матеріальні засоби виробництва, згідно з теорією, що прибутки, які отримуються понад таку вартість, є результатом нематеріальних факторів. Ця різниця в прибутку отримується за рахунок патентів, списків клієнтів, та звичайно, торговельної марки. Наступним кроком є відокремлення прибутків від отриманих за рахунок торговельної марки, від прибутків, отримані за допомогою інших факторів. Наприклад, споживачі купують бензин Shell, звертаючи увагу на торговельну марку, чи тому, що бензозаправна станція розташована у зручному місці. При цьому використовується вивчення можливостей ринку та інтерв’ю з керівниками виробництва, для аналізу цих перемінних. Останнім кроком є аналіз стабільності торговельної марки, для того щоб визначити, наскільки ризикованими є майбутні прибутки від торговельної марки. З метою визначення стабільності торговельної марки Інтербренд керується сьома факторами, включаючи переваги торговельної марки на ринку, стабільність торговельної марки та можливість торговельної марки перетинати географічні та культурні кордони.

Ми детально зупинились на, запропонованому Інтербренд методі оцінки впливовості торговельної марки, з огляду на те, що він базується на дослідженні і аналізі значної кількості факторів, які взагалі можуть братись до уваги при визначенні добре відомості торговельної марки.

Ще одним доказом на користь добре відомості торговельної марки є її реєстрація в державі, де витребується її охорона на підставі 6bis Паризької конвенції і поширення таких реєстрацій в інших державах. Чим більше число реєстрації, тим вище ступінь правової захищеності торговельної марки . Цей фактор може розглядатись як такий, що свідчить про зусилля власника торговельної марки одержати охорону своїх прав і добросовісно користуватись ними. Можуть бути взяті до уваги також відомості про судові процеси, які проходять в інших державах, про визнання торговельної марки добре відомою, або про успішне запобігання порушенню прав на торговельну марку.

Декілька слів щодо порядку розгляду заяви на визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою.

Колегія Апеляційної палати призначається протягом десяти днів від дати надходження заяви розпорядженням голови Апеляційної палати у складі п'яти членів з визначенням головуючого. Усі питання, що виникають під час розгляду заяви, вирішуються колегією більшістю голосів.

Знак, визнаний добре відомим в Україні за рішенням Апеляційної палати, заноситься до Переліку знаків, визнаних добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, що ведеться Держдепартаментом. До Переліку вносяться дані щодо:

• дати набрання чинності рішенням, яким визнано, що знак став добре відомим в Україні;
• дати, на яку знак став добре відомим в Україні;
• повного найменування, місцезнаходження юридичної особи - власника знака; прізвища, імені, по батькові, місця проживання для фізичної особи - власника знака;
• зображення знака;
• переліку товарів і/або послуг, для яких знак визнано добре відомим в Україні.

Рішення Апеляційної палати щодо визнання знака добре відомим в Україні може бути оскаржено в судовому порядку.

<<Назад